Les erreurs à éviter pour choisir son nom commercial

Cas pratiques rédigés par Maître Delphine Brunet-Stoclet (SBKG & associés)

Quand il s'agit de choisir un nom commercial ou une marque, il existe de nombreux pièges à éviter. Étude de cas des principales difficultés que l'on peut rencontrer.

On ne peut utiliser son nom à titre de marque alors qu'il existe déjà une marque similaire pour des services identiques

M. Sofi souhaite ouvrir un hôtel à Saint-Tropez. Il souhaite savoir s'il peut l'appeler Hôtel Sofi ?
La première chose que M. Sofi doit faire est de vérifier si le signe Sofi est disponible, c'est-à-dire qu'il ne porte pas atteinte à des droits existants. Il doit donc vérifier qu'il n'existe pas de marque antérieure Sofi pour désigner des services d'hôtellerie. 
Aucune marque Sofi n'ayant encore été déposée pour désigner des services d'hôtellerie, M. Sofi pourrait donc a priori déposer son nom à titre de marque. Toutefois, il ressort des recherches d'antériorités qu'il existe une marque proche, Sofitel, et qui désigne notamment des services d'hôtellerie. La proximité phonétique des deux signes est susceptible de créer un risque de confusion entre les hôtels Sofitel et Hôtel Sofi dans l'esprit du public. Il est donc déconseillé à M. Sofi de déposer à titre de marque son nom patronymique pour désigner des hôtels, dès lors qu'une marque proche de son nom est déjà exploitée pour désigner des services identiques et similaires à ceux qu'il souhaitait désigner.

Les limites à l'utilisation d'un nom patronymique similaire à celui d'une personne connue

Une hôtelière dont le nom de famille est Ducasse utilise ce dernier pour exploiter un hôtel-restaurant Ducasse depuis deux ans à Saint-Geniès-de-Malgoirès dans le Gard. Quels sont les risques pour cette professionnelle qui utilise un nom identique à celui d'Alain Ducasse, connu dans le monde de la haute cuisine depuis de nombreuses années ? Que doit-elle faire ?
L'hôtelière doit immédiatement changer la dénomination sociale de sa société, de son enseigne commerciale et de sa marque. En effet, ses signes distinctifs sont la reproduction à l'identique d'une marque antérieure qui désigne les mêmes services. La bonne ou mauvaise foi du contrefacteur étant indifférente en matière de contrefaçon, l'hôtelière ne pourra pas minimiser le préjudice subi par le restaurant Ducasse en soutenant ne pas avoir fait le rapprochement entre les deux noms.

Une marque doit être suffisamment distinctive

M. Vicou, restaurateur, ouvre un restaurant spécialisé dans la cuisine vietnamienne et l'appelle Viet Cuisine. Il dépose le nom à titre de marque. Son restaurant rencontre un vif succès dans la ville. Quelques temps plus tard, Mme Vicard ouvre, dans la même ville, un restaurant proposant les mêmes spécialités, et l'appelle Cuisine Viet. M. Vicou estime que le nom de ce restaurant est une contrefaçon de sa marque Viet Cuisine. A-t-il raison ? Que peut-il faire ?
La marque, pour être valable, doit être distinctive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être générique, descriptive, ni nécessaire. Elle doit être arbitraire. Dans cette affaire, le nom Viet Cuisine, pour désigner un restaurant spécialisé dans la cuisine vietnamienne, a de fortes chances d'être analysé comme un descriptif des spécialités culinaires proposées dans le restaurant, et d'être déclaré nul, en tant que marque, par le juge en cas de contentieux. M. Vicou n'a donc pas intérêt à 
assigner Mme Vicard en contrefaçon de sa marque, mais en concurrence déloyale en démontrant le caractère fautif du comportement de Mme Vicard qui tend à créer une confusion dans l'esprit du public et à lui faire croire qu'il s'agit du même restaurant et/ou de la même chaîne de restaurants.

Utiliser le nom d'un produit existant déposé à titre de marque

M. Thevry a créé un nouveau dessert pour son restaurant, élaboré à base de bonbons à la fraise. Il souhaite le faire figurer sur sa carte sous le nom 'Gourmandises de Fraises Tagada'. A-t-il le droit de le faire ?
La première chose que M. Thevry doit faire est de vérifier que le nom de son dessert n'est pas déposé à titre de marque, ni un de ses termes pris séparément. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'expression Fraises Tagada n'est pas la désignation nécessaire de tous les bonbons à la fraise mais désigne la fraise de la société Haribo, qui l'a déposée à titre de dernière. L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. Sont notamment interdites, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction à l'identique de la marque ou la reproduction similaire de la marque, lorsque celle-ci crée un risque de confusion dans l'esprit du public, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Ainsi, M. Thevry doit obtenir l'autorisation préalable de la société Haribo pour désigner son dessert 'Gourmandises de Fraises Tagada'. À défaut, la société Haribo pourra former une action en contrefaçon à son encontre.

Utiliser une marque existante qui désigne des produits différents

Un nouveau restaurant a ouvert dans la gare de Lille. Lecteur assidu du magazine L'Express, le restaurateur souhaite l'appeler L'Express. Il se demande s'il a le droit de le faire.
Parmi les principes régissant le droit des marques figure celui de la spécialité. Cela signifie qu'il n'y a contrefaçon de marque que si celle-ci est reproduite pour désigner des produits et/ou services identiques, similaires ou complémentaires à la marque antérieure. Le fait que le titre d'un magazine soit L'Express n'empêche donc pas d'adopter le même nom pour un restaurant. Le restaurateur n'a donc pas à s'inquiéter de la marque L'Express, qui désigne d'un magazine et des services de presse. En revanche, il doit vérifier si une telle marque n'a pas été déposée pour désigner des services identiques, similaires ou complémentaires aux siens.

S'opposer à l'utilisation d'un nom commercial à titre de marque

La société Le Clovis exploite une chaîne de bars sous le même nom, depuis 2005. Mais la société n'a pas déposé le nom Le Clovis à titre de marque. Son gérant apprend qu'une demande d'enregistrement d'une marque Clovis pour désigner des services de bar vient d'être déposée. Peut-il s'y opposer ?
Le droit sur le nom commercial et sur l'enseigne s'acquiert avec le premier usage public. À partir de cette date, ces signes ont une priorité d'usage sur une marque sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve d'une publication au registre du commerce ou même que le déposant de la marque en ait eu personnellement connaissance. 
La société Le Clovis a deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement de la marque Clovis au Bulletin officiel de la propriété industrielle pour formuler des observations ou pour former opposition auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle devra démontrer qu'il existe un risque de confusion et que son signe est exploité sur l'ensemble du territoire national. 
Son opposition sera réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition. 
Si le directeur de l'INPI estime que l'opposition doit être explicitée, il initie une procédure contradictoire, invitant les parties en cause à présenter leurs observations, et au terme de laquelle il pourra rejeter l'opposition, l'accueillir partiellement ou totalement.

www.infogreffe.fr
www.inpi.fr

Autre fiche pratique sur le nom commercial

Comment choisir et protéger son nom commercial

Mise à jour : août 2019